CİNS VE AYIRT EDİCİ OLMAYAN İŞARETLERİN MARKA OLARAK TESCİL EDİLMEMESİ VE İSTİSNASI
1. GİRİŞ
Sınai Mülkiyet Kanunda (SMK) marka olabilecek işaretler SMK Madde 4’te düzenlenmiş olup bu markaların tescil engelleri ise SMK Madde 5’te “Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri” ve SMK 6’da “Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri” başlığı altında düzenlenmiştir.
SMK m.4’te yer alan tanıma göre kanun koyucu bu tanımda sınırlı sayı yöntemini benimsediğinden, ayırt edici olmak ve sicilde gösterilebilir olma şartıyla sesler, renkler, hareketli görüntüler, ses ve görüntü kombinasyonları, kokular, tatlar ve dokular da marka olarak tescil edilebilecektir.[1]
SMK 5’e göre marka tescil engelleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re’ sen dikkate alınmaktadır. Mutlak ret nedenleri kamu düzeni ilgilendiren nedenlerdendir. Ayrıca marka başvuruları SMK m.5’te sayılan mutlak ret nedenlerinden biri veya daha fazlasına dayanılarak reddedilebilir.[2]
Bu yazımızın konusunu ise SMK Madde 5/1-b “Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.” ve SMK Madde 5/1-c “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.” oluşturacaktır.
2. MARKA TESCİLİ VE AYIRT EDİCİLİK KAVRAMI
Ayırt edicilik, bir markayı diğer markadan ayırt etmeye yarayan ve marka olarak tescil edilmek istenen işarette bulunması gereken temel özellik ve belirleyici fonksiyondur. Bu özellik tüketicilerin markalar arasındaki farklılıkları algılayabilmesine olanak sağlamaktadır. Ancak ayırt edicilik kavramı SMK’da somut ayırt edicilik ve soyut edicilik diye ikiye ayrılmaktadır. SMK Madde 5/a’da soyut edicilik, SMK Madde 5/b’de somut ayırt edicilik kavramlarının karşılığı mutlak ret nedeni olarak yer almaktadır. Soyut ayırt edicilik bir işaretin marka olabilmesi için, herhangi bir mal veya hizmet ile irtibatlandırılmadan bulunması gereken, marka olabilme şartıyken; somut ayırt edicilik işaretin tescil talep edilen mal veya hizmet yönünden ayırt edici niteliğinin bulunup bulunmadığına ilişkin tescil edilebilirlik şartıdır. Bir markanın ayırt edici olup olmadığı somut marka örneğine göre değerlendirilmesi, ilgili marka işaretinin tescil edildiği sınıfı tanımlayıp tanımlamadığı ve birçok etken göz önüne alınması gerekirken genel anlamda günlük hayatta veya ticaret alanında yaygın olarak kullanılan kelimeler, sözcükler, görsel işaretler, tür, özellik, değer, kalite gibi unsurlar ayırt edici niteliğe sahip değildir.
Genel olarak SMK Madde 5/1-c maddesine göre tasviri ve tanımlayıcı ibareleri değerlendirirsek de bu düzenleme ile ticaret alanında faaliyet gösteren kişilerin kullanımına açık işaretleri, münhasır ya da esas unsur olarak içeren markanın tescil edilerek, bu işaretlerin tek bir kişinin tekeline verilmesi engellenerek rekabet ortamının korunması ve kamu yararının sağlanması amaçlanmaktadır.[3] Keza her tanımlayıcı ibare mutlak ret nedenine sebebiyet vermeyecektir. “Kasap” ile “Yumurta” ibareleri her ne kadar tanımlayıcı nitelikte iseler de “Kasap” ibaresinin futbol ürünleri için, “Yumurta” ibaresinin elbise emtiaları için tanımlayıcı nitelikleri bulunmadığından bu ibarelerin bu mallar için tescili mümkündür.
3. TANIMLAYICI VE GENEL KULLANIMDA OLAN İBARELERİN TESCİL EDİLMEMESİ
SMK Madde 5/1-c, ticari alanda herkese açık olması gereken terimlerin tescil edilmesini engelleyerek rekabetin korunmasını ve kamu yararının sağlanmasını amaçlamaktadır. Ayriyeten bu madde kapsamında esas unsur olarak tescil edilmek istenilen markalar incelenecek olup SMK m. 5/1.c bendindeki mutlak tescil engeli olan tanımlayıcı işaretin, markanın münhasır ya da esas unsuru olması gerektiğinden tanımlayıcı unsurun markanın yan unsuru olması halinde tescil engeli oluşmayacaktır. Bunlar dışında bir işaret, tescil edileceği mal veya hizmetle ilgili olarak doğrudan değil de üstü kapalı bir tarzda veya dolaylı bir şekilde bildirimde bulunuyorsa, bu işaret artık tasviri işaret kabul edilmemelidir.[4] Yargıtay “Yerinden” ibaresinin 29. Sınıftaki gıda ürünleri için doğrudan tasviri işaret niteliğinde olmadığı gerekçesiyle tescil edilebileceğine karar vermiştir.[5]
Yukarıdaki anlatımlarda geçen kriterler de dahil olmak üzere her markanın tescil edildiği mal/hizmet sınıfındaki tüketici kitlesinin farklılık arz etmesi olağan bir durum olmakla beraber gerek Yargıtay gerekse ABAD ayırt edici niteliğin belirlenmesinde tescil edilmek istenen mal veya hizmet ile ilgili kesimin görüşünü dikkate almaktadır. Bu kesim ortalama tüketici kesiminden oluşabileceği gibi doktor, eczacı gibi kesimlerden de oluşabilir.[6]
Yargıtay da bir kararın da bu durumu “…malın ve hizmetin kendisini veya onun bazı karakteristiklerini ifade eden bir ad veya bir işaretin marka olarak tescili suretiyle, herkesin kullandığı bir işareti bir şahsın inhisarına vermemek düşüncesidir. Onun için, söz konusu ad ve işaretler “serbest işaretler” diye adlandırılır. Gerçekten, “elma” veya “gürgen doğrama” ya da “kilit” için, herhangi bir kişiye “elma” “gürgen” ya da “kilit” kelimesi veya bunların resmî veya şekli marka olarak tescil edilirse, böyle bir markanın ayırt edici niteliği bulunmaması bir yana, herkes tarafından serbestçe kullanılması gereken bir işaret bir kişinin inhisarına verilmiş olur…”[7]denilerek “ELMA/KİLİT” benzeri serbest kullanıma açık ibareler, hem ayırt edici olmamakla beraber hem de hiç kimsenin tekeline bırakılamayacak ibareler olduğuna vurgu yapılmıştır.
Ayrıca, marka başvurusuna konu işaretin tanımlayıcı niteliği ile birlikte benzer olması halinde tanımlayıcı niteliğin mutlak ret sebebi, benzerlik niteliğinin nispi ret sebebi olması nedeniyle mutlak ret sebebinin varlığı halinde marka başvurusunun bu nedenle reddedilebileceğinden ayrıca nispi ret sebepleri yönünden incelenmesine gerek bulunmamaktadır.[8]
4. MUTLAK RET NEDENLERİNDE İSTİSNALAR
Yukarıda mutlak ret nedenlerine değinilse de mutlak ret nedenlerine ilişkin istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar SMK Madde 5/2 ve 5/3’te düzenlenmiştir.
SMK Madde 5/2’ye göre “Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.” denilmektedir.
Yukarıdaki kanun maddelerinden de görüleceği üzere SMK Madde 5/2, SMK Madde 5/1-b ve 5/1-c kanun maddesinin istisnasıdır.
SMK Madde 5/2’den anlaşılacağı üzere, bir marka SMK Madde 5/1-b ve 5/1-c kapsamında olsa dahi ilgili marka, marka başvurusundan önce kullanılmışsa ve tescil edilmek istendiği mal veya hizmetler bakımından ayırt edici hale gelmişse SMK Madde 5/1-b ve 5/1-c maddesine göre mutlak ret nedeni olarak görülemeyecektir.
Markanın kullanım suretiyle ayırt edici nitelik kazanmış olması gereken zaman, markanın tescil edildiği tarih değil, marka başvuru tarihidir. Ayırt edici nitelik kazanma kavramından anlamamız gereken anlam, ticaret hayatında kendisini kabul ettirmiş, kendisine bağlamış, kendini onunla tanıtmış anlamına gelir.[9] Kısacası, bir markanın ayırt edici niteliği haiz olması ancak bir ticari işletmenin ürünlerini diğer bir ticari işletmeye ait olanlardan ayırt edilmesini sağlaması halinde söz konusudur.[10] Örneğin Milka çikolatalarının lila rengi mülga MarKHK 7/2 hükmü anlamında ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesi ile tescil edilmiştir.[11]
Peki bir markanın ayırt edicilik kazanılıp kazanılmadığı nasıl kanıtlanacaktır? Satış faturaları, reklam harcamaları, ihracat belgeleri, anketler, araştırma raporları ve geçen zaman diliminde markaya çok büyük yatırımlar yapılmış olması bu durumu kanıtlayabilecek unsurlardır. Yargıtay, “sahibinden”[12] ibaresinin doğrudan cins, vasıf vb. karakteristik özellik belirtmediği, ticaret alanında herkesin kullanımına açık ya da yanıltıcı ibarelerden de olmadığı, öte yandan davalının elektronik ticaret alanında 1999 yılından beri yaygın biçimde kullandığı “www. sahibinden.com” alan adının asıl unsurunun “sahibinden” kelimesi olup, bu haliyle de 556 sayılı KHK’nin 7/son maddesi gereğince ayırt edicilik vasfına sahip olduğunu ve ayriyeten başka bir marka olan “Browni”[13] markasında ise davacı şirketin adına tescilli ve tanınmış marka olarak kabul edilen markanın ayırt edicilik vasfının yüksek seviyeye ulaştırıldığı, davacı şirketin ticaret hayatında kendini bu marka ile kabul ettirdiği, markayı kendisine bağladığı ve kendisini onunla tanıttığı, bu kapsamda davacının markasının tescilini istediği mal ve hizmetler açısından Türkiye’de 556 Sayılı KHK’nın 7/son maddesinden istifade edecek düzeyde kullanım ile ayırt edicilik kazandığı anlaşılmakla” denilerek ilgili markaların zaman içinde ayırt edicilik vasıflarının kullanım ile sağlandığı açıklanmıştır.
5. SONUÇ
Marka tescili, işletmeler için kritik bir rekabet aracı olup her işaretin tescili mümkün değildir. Cins ve ayırt edici olmayan işaretler mutlak ret nedenleri kapsamında yer almakta olup, sadece belirli koşullarda ayırt edicilik kazanarak tescil edilebilir hale gelebilir. İşletmelerin marka başvurusunda bulunurken bu kriterleri göz önünde bulundurmaları, başvuruların kabul edilme olasılığını arttıracak ve hukuki riskleri minimize edecektir.
Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki tüm yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin yeni çıkan “Kripto Varlık Özel Sayısı”na bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Yazar: Av. Bumin Kaan Bulut
—
[1] Bently Lionel vd., Intellectual Property Law 6. bası, Oxford Law Trove 2022.
[2] Güneş İlhami, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku Adalet 2021.
[3] Suluk, C., Karasu, R. ve Nal, T., Fikri Mülkiyet Hukuku, 2018, Seçkin Yayınevi Ankara, Sayfa 175.
[4] Suluk, C., Karasu, R. ve Nal, T., Fikri Mülkiyet Hukuku, 2021, Seçkin Yayınevi Ankara, Sayfa 166.
[5] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/15518E., 2017/2542K., 02.05.2017T. İlamı.
[6] Güneş İlhami, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku Adalet 2021, Sayfa 88.
[7] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019/282E. 2019/852K. 04.07.2019 T. İlamı.
[8] İmirlioğlu, D., “Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Ayırt Ediciliğin Zedelenmesi”, Adalet Yayınevi, 2018, Ankara, Sayfa 116.
[9] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/9681E., 2006/1092K.
[10] ECJ, C-144/06 P Henkel v OHIM, 2008.
[11] Suluk, C., Karasu, R. ve Nal, T., Fikri Mülkiyet Hukuku, 2021, Seçkin Yayınevi Ankara, Sayfa 174.
[12] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/14111 E. 2015/260 K. Sayılı 14.01.2015T. İlamı.
[13] Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2014/47 E. 2014/208 K. 30.09.2014 T. İlamı.
Hukuk ve Bilişim Dergisi ve Blog kısmımızda,
Bilişim Suçları
Blockchain ve Dijital Paralar
Yapay Zekâ ve Robot Hukuku
Elektronik Ticaret Hukuku
İnternet Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Start-Up Hukuku
E-Spor Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku ve benzer teknoloji hukuku alanlarında yazılar okuyucularımıza sunulmaktadır.