Makalemizde Marka Tescilinde Kullanım İspatı konusunu inceleyeceğiz.
MARKA TESCİL İŞLEMLERİNDE “KULLANIM İSPATI” KAVRAMI
Markaların tescil edilmesi zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Hak sahiplerinin, hukuki korumadan yararlanabilmesi için markalarını tescil ettirmeleri ve tescilli olarak kullanmaları önerilir. (“Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” SMK m. 7/1) Markalar bir tekel hakkı olup sahibine münhasır haklar sağlamaktadır. Denilebilir ki, markalar, işletmelerin mal veya hizmetlerini birbirinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Kanunda tanımlanan ifadeyle markalar “bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” (SMK m. 4/1)
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) marka tescil işlemlerinde getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden biri de “kullanım ispatı” kavramıdır. Bu yazımız da marka başvurularının yayımı, yayıma yapılan itirazlar ve bu itirazlara ilişkin başvuru sahiplerinin “kullanım ispatı” talebine ilişkin detayları aktarmaya çalışacağız.
Marka Tescil Başvurularının Kurum İncelemesi ve Yayımı:
Markalar, mal veya hizmetler için tescil ettirilir. Marka tescil başvuruları, tescil işlemlerinde malları ve hizmetleri tanımlayan Nice Sınıflandırması kapsamında kırk beş sınıfın tamamından yapılabileceği gibi belirlenen bir veya birden çok sınıflar kapsamında da yapılabilmektedir. Bir başka ifadeyle, marka tescil başvurularının tüm mal ve hizmetler için ya da belirlenen mal veya hizmetler için başvuru yapılmasının önünde yasal bir engel yoktur.
SMK’ya göre, tescil edilen markaların, tescil edilen mal ve hizmetler bakımından tescil edildiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde kullanılma yükümlülüğü vardır. Kanun, tescil sahiplerine markalarını kullanmaları için tescil tarihinden itibaren beş yıllık bir hoşgörü süresi tanımaktadır. Beş yıllık süre içerisinde tescil edilen mal veya hizmet kapsamında kullanılmayan markaların, kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından kısmen veya tamamen iptal edilmesi söz konusudur.
Şöyle ki; “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” (SMK m. 4/1)
Tescil için başvurusu yapılan markalar, SMK’nın 5.maddesi kapsamında (mutlak ret nedenleri) TÜRKPATENT (Kurum) uzman incelemesinden geçmektedir. Söz konusu başvurunun mutlak ret nedenleri kapsamında tesciline herhangi bir engel bulunmaması halinde, başvuru, uzman incelemesinden geçerek SMK’nın 16.maddesi uyarınca Resmi Markalar Bülteni’nde yayımlanarak ilan edilmektedir. (“Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmemiş başvuru Bültende yayımlanır.” SMK m. 16/2) Resmi Markalar Bülteni (Bülten), Kurum tarafından ayda iki kez online ortam da yayımlanmaktadır.
Kurum incelemesinden geçen ve Bülten de yayımlanan markalar, ilan tarihi itibariyle iki ay boyunca SMK’nın 5. ve 6.maddesi kapsamında itirazlara açık tutulmaktadır. İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak yasal süre tükenmeden yapılmalıdır. “Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5 inci veya 6 ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır.” SMK m. 18/1) Bu süre içerisinde söz konusu başvuruya itiraz gelmemesi halinde tescil kararı verilmektedir.
Marka Tescil Başvurularının Yayımına Yapılan İtiraz:
SMK’nın mutlak ret nedenleri kapsamında yapılan uzman incelemesinden geçen ve Bülten de yayımlanan markalar ilan tarihi itibariyle iki ay boyunca itirazlara açık tutulmaktadır. Bir marka başvurusuna SMK’nın 5. ve 6.maddesi kapsamında itiraz edilebilmektedir. Yazımızın konusu 6. madde kapsamında yapılan itirazlarda kullanım ispatı kavramına ilişkin olup sadece 6.madde kapsamında yapılan itirazlara değinilecektir.
Buna göre, 6’ıncı madde kapsamında, Bülten de yayımlanan markalara; “tescil başvurusu yapılmış veya tescilli bir markaya benzer olduğu” (SMK m.6/1), “ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın yapmış olduğu başvuruya” (SMK m. 6/2), “eskiye dayalı kullanım gerekçesiyle” (SMK m. 6/3), “tanınmış marka ileri sürülerek” (SMK m. 6/4-5), “kişi ismi, ticaret unvanı veya bir telif hakkını içermesi halinde” (SMK m. 6/6), “yenileme işlemi yapılmayan ve koruma süresi sona eren ortak veya garanti markasına benzer bir başvuru olması halinde” (SMK m.6/7), “tescili yenilenmeyen ve koruma süresi sona eren marka ileri sürülerek” (SMK m. 6/8), “kötüniyet iddiasıyla” (SMK M.6/9) tescil başvurusu yapılan markalara itiraz edilebilir.
Marka başvurusuna yapılan itirazlarda, başvurusu sahibi, itiraza ilişkin bildirimin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde karşı görüş gönderme hakkına sahiptir. (“Kurum, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için başvuru sahibine bir aylık süre verir.” (SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 28/4)
Yayıma Yapılan İtirazlar da Kullanım İspatı Talebi ve Uygulanma Koşulları:
Kullanım ispatı SMK’nın 19/2 fıkrasında düzenlenmiştir. “6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.” (SMK m. 19/2)
Kullanım ispatı uygulamasının amacı; tescilli markaların piyasa da etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması, Bülten de yayımlanan markalara yapılan itirazların kötü niyetli bir şekilde kullanılması engellemek, kullanılmayan markanın üçüncü kişilerin kullanımına kapatılmasının engellenmesi ve AB mevzuatına uyumdur. (https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf)
Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, kullanım ispatı talebi sadece SMK’nın 6/1 fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda talep edilebilmektedir. Buna göre, başvuru sahipleri, SMK’nın 6/1 fıkrası kapsamında yapılan itirazlara karşı sunacakları görüşte, itiraz edenlerden markalarını kullandıkları ispat etmelerini talep etme hakkına sahiptir. Kullanım ispatı talebi aşağıdaki şartların oluşması halinde talep edilebilmektedir;
- Kullanım ispatı talebi, sadece SMK’nın 6/1 fıkrası kapsamında yapılan itirazlar için,
- İtiraz gerekçesi markaların, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az 5 yıldır tescilli olması halinde,
- İtiraz gerekçesi markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin tamamından ya da bir kısım mal veya hizmet kapsamında kullanım ispatı talebi yapılabilmektedir.
- Kullanım ispatı talebi, başvuru sahibi veya vekili tarafından, başvuru sahibinin karşı görüş sunması için verilen bir aylık süre içerisinde yapılmalıdır.
Kullanım İspatı Talebinde Uyulması Gereken Kurallar:
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 29. maddesinde kullanım ispatı talebinde uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Kısaca ifade etmek gerekirse;
- Kullanım ispatı talebinin, Kuruma sunulacak olan karşı görüş formunda açıkça ve yazlı bir şekilde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
- Kullanımın ispatı talebi açık, net ve koşulsuz olmalıdır.
- Karşı görüş formunda, kullanımın ispatı istenilen markaların tescil numaralarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
- Açıkça talep edilmeyen veya tescil numarası belirtilmeden yapılan kullanım ispatı talepleri yapılmamış sayılacaktır.
- İtiraz sahibine kullanım ispatına ilişkin delil sunumu için bir aylık süre verilir.
Kullanım ispatı talebi, itiraz gerekçesi olarak ileri sürülen markaların tamamı için talep edilememektedir. Kullanım ispatı talebinde bulunabilmek için, itiraz gerekçesi olarak gösterilen marka veya markaların, itiraz edilen başvurunun, başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren Türkiye’de en az beş yıl tescilli olması gerekmektedir. Burada karıştırılan önemli bir hususu da ifade etmek isteriz, bir markanın başvuru tarihi ile tescil tarihleri birbirinden farklıdır.
Kullanım ispatı talebine ilişkin beş yıllık süre hesaplanırken, itiraz edilen başvurunun başvuru tarihi ile itiraz gerekçesi olarak ileri sürülen marka veya markaların başvuru tarihinden itibaren değil tescil tarihinden itibaren hesaplama yapılmalıdır. Somut örnek vermek gerekirse, 23.02.2022 tarihinde başvurusu yapılan bir markaya yapılacak itiraz da, kullanım ispatı talep edilebilmesi için itiraz gerekçesi marka veya markaların tescil tarihi (başvuru tarihi değil) 23.02.2017 veya daha önceki bir tarih olmalıdır.
Diğer yandan, kullanım ispatı olarak sunulan evrakların tarihleri de önemlidir. İtiraz sahibinin, itiraz gerekçesi olarak ileri sürdüğü markalarını, itiraz edilen başvurunun başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde kullandığına ilişkin kanıtları sunması gerekmektedir. Yukarıda vermiş olduğumuz tarihler üzerinden bir örnek vermek gerekirse, itiraz sahibinin, markasını kullandığına ilişkin delillerin 23.02.2017 – 22.02.2022 tarih aralığındaki kullanıma ilişkin olmalıdır.
Kullanım ispatı talebi, itiraz gerekçesi olarak ileri sürülen markaların tescilli olduğu mal veya hizmetler tamamından talep edilebileceği gibi sadece bir kısım mal veya hizmet için de talep edilebilmektedir. Bir kısım mal veya hizmetlerden kullanım ispatı talebine örnek olsun, 03.sınıf “Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.” malları kapsamında tescilli olan ve bir başvuruya itiraz gerekçesi olarak ileri sürülen marka için, başvuru sahibi, itiraz edenden markasını 03.sınıfa dahil malların tamamından kullanım ispatı talebinde bulunabileceği gibi, 03.sınıfa dahil sadece “Sabunlar.” malları için de kullanım ispatı talep edebilmektedir.
Kullanım İspatı Olarak Sunulabilecek Deliller:
Kullanım ispatı talebinde, itiraz gerekçesi markaların Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmakta olduğuna ilişkin kanıtlar sunulması gerekmektedir. Ciddi biçimde kullanımdan kasıt; markanın göstermelik değil fiili kullanımı, markanın fasılasız kullanımı, tescil edildiği mal veya hizmetler kapsamında kullanımı ve markanın ana unsurunun değiştirilmeden kullanılıyor olmasıdır.
Kullanım ispatına ilişkin sunulacak kanıtlar da, itiraz gerekçesi olan markaların kullanım süreleri mal veya hizmetlere göre farklı olabilir. Örnek olsun, bir tekstil veya gıda ürünleri kapsamında tescilli olan markaların kullanımına ilişkin delillerle, bir pırlanta veya gemi üretimi kapsamında tescilli olan markanın kullanımına ilişkin delillerin aynı olması beklenilemez. Tekstil ve gıda ürünleri hızlı tüketim malları arasında yer alırken, gemi veya pırlanta gibi ürünler satışı az olan mallar kapsamında değerlendirilecektir.
Dolayısıyla, fasılasız ciddi kullanıma ilişkin sunulan evraklarda, kullanım ispatı istenen markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler de önem arz etmektedir.
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 30. maddesinde kullanım ispatına ilişkin kurallar ve sunulması gereken deliller açıklanmıştır. Buna göre;
- İtiraz sahibi tarafından sunulan delillerin itiraza konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi gerekir.
- Deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü destekleyici dokümanı içerebilir. Bu durumda, dokümanlar içerisinde yer alan ve itiraza konu markanın kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilmesi gerekir.
- Deliller, her bir vakıanın hangi delillerle ispat edildiğini açıkça gösteren ayrıntılı bir delil listesi ile birlikte ve yazılı olarak sunulur. Delil olarak ürün numunelerinin incelenmesinin talep edilmesi halinde söz konusu ürünlerin numuneleri yerine, renk özellikleri de dâhil olmak üzere ayrıntılı şekilde çekilmiş ve yeterli çözünürlüğe sahip fotoğrafları sunulur.
- Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, 29 uncu madde kapsamında verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz. Delillerin yabancı dilde olması halinde Kurum, söz konusu delillerin tamamının ya da bir kısmının yeminli bir tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin sunulması için iki aylık süre verebilir. Tercümelerin süresi içinde sunulmaması halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.
- Delillerin süresinde, sırasıyla ve düzenli sunulması sorumluluğu taraflara aittir. Niteliği, içeriği ve itiraz konusu marka ile bağlantısı açıkça anlaşılmayan, okunaklı olmayan, düzenli şekilde tasnif edilmeyen, liste halinde sunulmayan ve iddialarla ilişkilendirilmemiş deliller hakkında söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Kurum tarafından bir aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmaz. (SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 30)
Buna göre; faturalar, katalog, fiyat listesi, ambalajlar, etiket, fotoğraf, gazete ilanı gibi markanın kullanımını kanıtlayan bütün evraklar kullanım ispatı olarak sunulabilmektedir. Faturalar gibi resmi niteliği olan evraklar, kullanım ispatını kanıtlayan önemli delillerdendir.
Bu yazımızda marka tescil başvurularının yayımı, yayımlanan başvurulara yapılan itirazlara ve karşı görüş işlemlerinde uygulanan “kullanım ispatı” uygulamasına ilişkin detayları aktarmaya çalıştık. Umarız faydalı olabilmişizdir. Son olarak, kullanım ispatı sürelerine ilişkin TÜRKPATENT tarafından hazırlanan şemayı da aşağıda bilginize sunuyoruz. Bir sonraki yazı da görüşmek üzere…
Şema Kaynak: TÜRKPATENT
Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hak Kaybı isimli yazıya bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki tüm yazıları bağlantıda bulabilirsiniz.
2015 yılından bu yana sınai mülkiyet hakları kapsamında danışmanlık yapan Adem Macar, Ekim Patent Ofisi’nde Marka Vekili ve Patent Danışmanı olarak çalışmaktadır.